Sentencia sobre el provecho de la notoriedad de una marca en tu portal.



-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 22 de septiembre de 2011, en el Asunto C?323/09 (Interflora y otros): Marcas – Publicidad en Internet a partir de palabras claves (“keyword advertising”) – Elección por el anunciante de una palabra clave correspondiente a la marca de renombre de un competidor – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5, apartados 1, letra a), y 2 – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículo 9, apartado 1, letras a) y c) – Requisito de menoscabo de una de las funciones de la marca – Menoscabo del carácter distintivo de una marca de renombre (“dilución”) – Provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (“parasitismo”). 
Fallo del Tribunal
"1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso: 
– menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero; 
– en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y; 
– menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación). 
En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico. 
En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre." 

Nota: La Directiva 89/104/CE fue derogada con efectos 27.11.2008 por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada). Por su parte, el Reglamento 40/94 fue derogado con efectos 12.04.2009 por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria (Versión codificada).

Por: GI+dPI Gracias a CEDRO, Raiza Méndez (Universidad de Los Andes) y Fran Ripoll (Uría)
Licencia: atribucion-no comercial-no derivada
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